보성 관련 변론재개의무 인정 등 사건

2012후436 등록무효(실) (라) 일부 파기환송
◇1. 변론종결 후 제출된 참고자료에 의하여 주지관용기술을 인정할 수 있는지 여부(소극), 2. 변론종결 후 재개의무가 인정되는 경우라고 본 사례◇

 

대 법 원
제 1 부
판 결
사 건 2012후436 등록무효(실)
원고, 상고인 겸 피상고인
피고, 피상고인 겸 상고인
원 심 판 결 특허법원 2011. 12. 28. 선고 2011허8518 판결
판 결 선 고 2013. 4. 11.

주 문
원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다.
피고의 상고를 기각한다.

이 유
상고이유를 판단한다.

1. 원고의 상고이유에 대하여 살펴본다.
가. 고안의 완성 여부에 관하여
 실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고안의 ‘완성’이라고
함은 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한
다)가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으
로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안
출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출
원 당시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488
판결 등 참조).
 원심은 명칭을 ‘강관 버팀보 연결구조’로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 생략)의
실용신안등록청구범위 제7항(이하 ‘이 사건 제7항 고안’이라고 하고, 다른 청구항에 대
하여도 같은 방식으로 부른다)의 실용신안등록청구범위와 고안의 상세한 설명의 기재
를 전체적으로 고려하여, 제1보강판(이 사건 등록고안의 명세서에 표시된 도면부호로
는 612, 614이다. 이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 그 도면부호를 의
미한다)은 제1기초판(511, 513)을 매개로 강관 버팀보(400)에 접합된다고 볼 수 있고,
또한 제1보강판(612, 614)과 제1관형 보강재(812, 814) 및 강관 버팀보(400)가 연속되
어 접합된다고 볼 수도 있는 것이어서, 그 구조상 제1보강판(612, 614)이 강관 버팀보
(400)에 직접적으로 접합될 수는 없다는 이유만으로 이 사건 제7항 고안의 실시가 불
가능하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 제7항 고안은 완성된 것으로서 산업상 이용가
능한 고안에 해당하고, 또 위와 같은 구조를 공통적으로 구비하고 있는 이 사건 제8항
내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안 역시 마찬가지라는 취지로 판단하였다.
앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에
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상고이유의 주장과 같이 실용신안등록고안의 완성 여부에 관한 법리를 오해하는 등의
위법이 있다고 할 수 없다.

나. 진보성에 관하여
(1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제
18항 고안은 이종(異種)의 관형 보강재를 내삽과 외삽으로 동시에 결합시키는 구성에
의해 강관 버팀보(400)가 외부로부터 압축력을 받게 되어 체결부재(712, 714)로 강관
버팀보(400)와 두 관형 보강재를 체결하지 아니하여도 되는 효과가 있음에 비하여, 갑
제10호증의 도면에 나타나 있는 고정링(2)은 상하부 강관(1)에 내삽되어 상하부 강관
내면과의 나선 이동을 통하여 강관의 길이를 조정하는 기능을 수행하는 구성인 점을
알 수 있다.
 이와 같이 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안의 제1관형 보강재
는 갑 제10호증의 고정링과 단지 강관 내부에 삽입된다는 점에서만 공통될 뿐 기본적
인 기능과 구조가 다르다고 할 것이므로, 통상의 기술자라 하더라도 갑 제10호증에 개
시된 기술내용으로부터 이들 고안을 극히 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없다고 할
것이다.
 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 등록실용신안의
진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
(2) 한편 기록에 의하면, 원고가 변론종결 이후인 2011. 12. 13. 이 사건 제7항 내
지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안의 ‘강관 버팀보에 대하여 하나의 관형 보강재가
내삽되고, 다른 하나의 관형 보강재가 외삽되어 일체로 형성된 구성’(이하 ‘이 사건 구
성 1’이라고 한다)이 주지관용기술에 해당한다는 취지를 담아 참고서면과 첨부 참고자
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료 1 내지 7을 제출하였음을 알 수 있다.
그런데 어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을
만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있
어서는 증명을 필요로 하고, 이 때 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나
타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있다 할 것이나(대법원 2008. 5. 29.
선고 2006후3052 판결 등 참조), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 ‘증거 등
기록에 나타난 자료’에 포함된다고 볼 수는 없다. 따라서 원심이 위 참고자료 1 내지 7
의 내용을 고려하지 아니한 채 이 사건 구성 1을 주지관용기술로 인정하지 아니한 것
은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 원고의 상고이유 주장과 같은 위법이 없다.

다. 변론 재개의 필요성에 관하여
(1) 당사자가 변론종결 후 주장ㆍ증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우
당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다. 그러
나 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로
주장ㆍ증명을 제출할 기회를 제대로 가지지 못하였고, 그 주장ㆍ증명의 대상이 판결의
결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론
을 재개하여 그 주장ㆍ증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이
민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리
를 속행할 의무가 있다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다20532 판결, 대법원 2013. 3.
14. 선고 2011두7991 판결 등 참조). 또한 당사자가 변론종결 후 추가로 주장ㆍ증명을
제출한다는 취지를 기재한 서면과 자료를 제출하고 있다면 이를 위 주장ㆍ증명을 제출
할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수도 있으므로, 당사자
가 참고서면과 참고자료만을 제출하였을 뿐 별도로 변론재개신청서를 제출한 바는 없
다는 사정만으로 이와 달리 볼 것은 아니다(대법원 2011. 6. 10. 선고 2011다5592 판
결 등 참조).
(2) 원심은 이 사건 제7항 및 제14항 고안의 구성 가운데 ‘제1기초판에 접합되고 강
관 버팀보에 내삽된 제1보강판과 제1관형 보강재 및 강관 버팀보에 외삽된 제2관형 보
강재가 일체로 형성된 구성’(이하 ‘이 사건 구성 2’라고 한다)은 원심 판시 비교대상고
안 1 내지 7 어디에도 개시되어 있지 아니하고, 갑 제10호증에도 이 사건 구성 2의 한
부분을 이루는 이 사건 구성 1과 같은 구조는 나타나 있지 아니하다는 점을 주된 근거
로 삼아 위 각 고안의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고, 이를 전제로 하여 이
사건 제7항 고안의 종속항인 이 사건 제8항 내지 제10항 고안과 이 사건 제14항 고안
의 종속항인 이 사건 제15항 내지 제18항 고안에 대하여도 모두 진보성이 부정되지
아니한다고 판단하였다.
(3) 그러나 원심의 이러한 판단은 앞서 본 법리에 비추어 그대로 수긍하기 어렵다.
먼저 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 즉, 원고는
1975. 4. 11. 공개된 일본국 공개실용신안공보(공개번호 생략)에 ‘고정링(2)을 강관(1)에
내삽시키고 원통형상의 연결재(3)를 강관(1)에 외삽시키는 구성’이 나타나 있으므로 이
사건 구성 1은 주지관용기술이라는 취지로 2011. 10. 17.자 준비서면을 통하여 주장하
였고, 위 준비서면은 제2차 변론기일(2011. 12. 6. 제1차 변론기일, 제1차 변론준비기일
에 이어 같은 날 진행된 변론기일이다)에 진술되었으며, 위 공개실용신안공보도 갑 제
10호증으로 위 준비서면에 첨부되어 있다가 제2차 변론기일에 증거로 제출되었다. 그
런데 원심은 원고가 위와 같이 하나의 공개실용신안공보에 나타나 있는 것에 불과한
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구성을 근거로 주지관용기술을 주장하는 데 대하여 그 취지를 보다 명확하게 하도록
석명하거나 추가로 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하지 아니한 채 곧바로 변론을
종결하고서, 2011. 12. 28. 앞서 본 바와 같은 이유로 원고의 위 주장을 배척하는 판단
을 담아 판결을 선고하였다. 한편 위와 같이 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전까지
사이에 원고는 2011. 12. 13.자로 참고서면을 제출하면서 이 사건 등록고안의 출원 전
다수의 선행기술에 ‘관형의 외삽 부재와 내삽 부재를 동시에 사용하여 관의 단부를 끼
워 고정시키는 구성’이 이미 나타나 있으므로, 이 사건 구성 1은 주지관용기술이거나
최소한 공지된 기술이라는 취지로 기존의 주지관용기술 주장을 보충하는 주장을 새로
이 하였고, 그 근거자료로 참고자료 1 내지 7을 첨부하면서 그에 나타난 기술내용을
순번에 따라 비교대상고안 8 내지 14로 제시하였다. 그리고 이들 자료에는 실제로 원
고가 위 참고서면에서 한 주장과 같은 구성이 나타나 있고, 그 가운데 특히 참고자료
1의 기술은 ‘버팀보의 연결구조’에 관한 것으로서 이 사건 등록고안과 그 구체적인 기
술분야까지 동일하다. 나아가 원심도 인정하고 있는 바와 같이 ‘강관 버팀보에 보강판
이 내삽되는 구성’은 원심 판시 비교대상고안 1에, ‘강관 버팀보에 하나의 관형 보강재
가 외삽되는 구성’은 원심 판시 비교대상고안 4에 각 이미 개시되어 있으므로, 이 사건
구성 2 가운데 실제로 원심 판시 비교대상고안 1 내지 7에 개시되어 있지 아니한 부분
은 이 사건 구성 1로 한정된다.
 사정이 이와 같고 원심이 인정한 바와 같이 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내
지 제18항 고안의 구성 가운데 이 사건 구성 2가 이 사건 등록고안의 출원 전에 이미
공지된 것인지 여부가 위 각 고안의 진보성 여부를 판단하는 데 주요한 요소로서 작용
하는 이상, 원심으로서는 변론종결 전까지 제출되어 조사된 증거들만으로 곧바로 판결
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을 할 것이 아니라, 변론을 재개하여 원고의 2011. 12. 13.자 참고서면과 첨부 참고자
료 1 내지 7에 관하여 심리하고, 이를 토대로 하여 위 각 고안의 진보성이 부정되는지
여부를 판단하였어야 한다. 또한 위 참고서면은 기존의 주지관용기술 주장을 보충하는
새로운 주장을 진술하고 그에 첨부된 참고자료 1 내지 7을 증거로 제출할 수 있도록
변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수 있으므로, 원고가 참고서면과 참
고자료만을 제출하였을 뿐 별도로 변론재개신청서를 제출한 바는 없다고 하여 이와 달
리 볼 것도 아니다.
 그런데도 원심은 위와 같은 조처 없이 곧바로 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항
내지 제18항 고안이 원심 판시 비교대상고안 1 내지 7에 의하여 그 진보성이 부정되
지 아니한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 변론의 재개 필요성에 관한 법리
를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이
를 지적하는 원고의 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 피고의 상고이유에 대하여 살펴본다.
원심은, 이 사건 제3항 고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3의 대응구성과 동일하
거나 그로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 이 사건 제4항, 제5항 및 제6항
고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3 및 4의 대응구성과 동일하거나 그로부터 극히 용
이하게 도출할 수 있는 것이며, 이 사건 제13항 고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3
및 5의 대응구성과 동일하거나 그로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 보
고, 비교대상고안 1, 3, 4 및 5에 의하여 이 사건 제3항 내지 제6항, 제13항 고안의 진
보성이 부정된다는 취지로 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장
과 같이 등록실용신안의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할
수 없다.

3. 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리ㆍ
판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하되 피고의 상고는 기각하기로 하여, 관여
대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 고영한
주 심 대법관 양창수
대법관 박병대
대법관 김창석