상표권 등 이전등록청구권 소멸시효 사건

 

2011다71964 상표권이전등록 등 (라) 파기환송

 

◇상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 볼 수 있는지 여부(소극)◇

 

대 법 원
제 1 부
판 결
사 건 2011다71964 상표권이전등록 등
원고, 피상고인

원 심 판 결 서울고등법원 2011. 6. 22. 선고 2010나111454 판결
판 결 선 고 2013. 5. 9.

주 문
원심판결 중 피고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

이 유
상고이유를 판단한다.

1. 원심은 피고가 2002. 11. 12. 원고와 사이에 피고가 전담하던 종합물류정보전산
망 사업의 전담사업자 업무를 원고에게 위탁하고 위 사업 전반을 이관하는 내용의 협
정을 체결하면서 그에 부속하여 원심판결 별지 목록 기재 각 상표권 및 서비스표권(그
표장은 ‘000000’ 또는 ‘0000000’이다. 이하 ‘이 사건 상표권 등’이라고 한다)을 무상
으로 이관하기로 하는 등 세부 사항을 정한 합의(이하 ‘이 사건 합의’라고 한다)를 한
사실을 인정한 다음, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 상표권 등에 관
하여 이 사건 합의에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 판단하였다.
 나아가 원심은 위의 이전등록절차 이행의무가 5년의 상사소멸시효기간이 경과함으
로써 소멸하였다는 피고의 주장을 다음과 같은 이유로 배척하였다. 즉, 원고가 설립 후
부터 그 명칭을 ‘0000000 Co., Ltd’ 및 ‘(주)0000000’로 표기하고 있고, 원고의 회
사 로고로 ‘ ’, ‘ ’ 등을 사용하는 한편 위 표장을 이 사건
합의 이후 지속적으로 원고의 거래관계에서 상품이나 서비스 등을 제공함에 있어서 원
고를 나타내는 표지로 사용하여 온 이상, 원고의 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록
청구권의 소멸시효는 진행하지 아니한다는 것이다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.
가. 상표권 또는 서비스표권(이하 상표권, 나아가 상표권자 또는 상표만을 들어 설
시하기로 한다)의 양도에는 상표권에 관한 이전등록으로 족한 점(상표법 제56조 제1항
제1호 참조), 상표권 매매 기타 그 양도의무 발생의 원인이 되는 계약으로부터 통상 부
동산 매매에서의 목적물인도의무와 같은 의무가 발생하지 아니하여 매도인 등 상표권
양도의무자가 상표권의 이전등록 외에 적극적으로 하여야 할 ‘주된 급부’의 의무를 상
정하기 어려운 점, 나아가 오늘날 상표권 양도 거래의 실제 양태 등에 비추어 보면, 상
표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는
사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소
멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.
한편 그가 상표를 당해 상표권의 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별
도의 법적 보호를 받을 수 있다고 하더라도, 그 보호를 위하여 이전등록의무자의 시효
소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는가 하는 것은 위와 같은 법적 보호의 내
용 또는 성질 등에 의하여 정하여질 문제로서, 상표 사용에 의한 소멸시효 진행의 저
지 여부와 직접적인 연관이 없다고 할 것이다. 더구나 기록에 의하면, 원고는 이 사건
합의 후 이 사건 상표권 등의 표장을 물류정보서비스업, 택배서비스업, 차량용 블랙박
스 판매업 등에 사용한 바 있을 뿐이고, 이 사건 상표권 등의 각 지정상품이나 지정서
비스업에 관하여 사용하였다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 이 사
건에서는 이러한 법문제가 제기될 여지가 없다.

나. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 합의에 기한 원고의 이 사건 상표권
등의 이전등록청구권에 관하여는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 발생시부터 소멸시효
가 진행되는 것으로 보아야 할 것이다.
 그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 위의 이전등록청구권에 관하여 소멸시
효가 진행되지 아니하였다고 보아 피고의 시효소멸 주장을 배척하였다. 결국 원심판결
에는 상표권 등에 관한 이전등록청구권의 소멸시효에 관한 법리를 오해하여 판결에 영
향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소부분
을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기
로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 고영한
주 심 대법관 양창수
대법관 박병대
대법관 김창석