HS HI-BOX와 카탈로그 사건

2012후3718 등록취소(상) (다) 파기환송
◇ 구 상표법 제73조 제4항에 따라 불사용취소를 면하기 위한 요건으로서 취소청구된 지정상품의 ‘광고’에 등록상표가 사용되었다고 보기 위한 요건 ◇

 

대 법 원
제 3 부
판 결
사 건 2012후3718 등록취소(상)
원고, 피상고인 원고
피고, 상고인

원 심 판 결 특허법원 2012. 11. 9. 선고 2012허8119 판결
판 결 선 고 2013. 4. 25.

주 문
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유
상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제2조 제1
항 제6호 다목은 ‘상품에 관한 광고․정가표․거래서류․간판 또는 표찰에 상표를 표
시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위
다목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통
념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 다목에서 말하는
상표사용행위가 있다고 할 수 없다.
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 주식회사 화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3
월, 2011년 9월에 각 발행한 카탈로그(이하 ‘이 사건 카탈로그들’이라고 한다)의 뒤표지
중간에 그 지정상품을 ‘배전함’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 ‘ ’(등록번호: 번호 1 생략)

가 오른쪽 그림과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들 앞표지의

제목은 ’ ‘로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건

등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 동일한 ‘분전함’에 관한 내용이 모두 ‘
'(등록번호: 번호 2 생략)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건
카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상
품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 ’ ‘(등록번호:
번호 3 생략)와 영문자 부분이 동일한 ’ ‘ 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건
등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것
으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ’배전함‘과 관
련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 다목에서 말하는 상표사용행위가
있다고 할 수 없다.
 그럼에도 원심은 주식회사 화신의 위와 같은 행위가 위 다목의 ‘상품에 관한 광고
에 상표를 표시하고 반포하는 행위’에 해당하여 이 사건 등록상표가 통상사용권자에
의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리
를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장
은 이유 있다.

2. 결론
그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을
다시 심리․판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된
의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 민일영
대법관 이인복
주 심 대법관 박보영
대법관 김 신